如何组织知识产权尽职调查？

lanxian

如何组织知识产权尽职调查？
来源：四惠知产 | 马德刚  


知识产权业务通常对承办人的专业素质和执业技能要求较高。知识产权尽职调查是各项知识产权业务的基础，高质量的知识产权交易、评估、争议解决，离不开高质量的知识产权尽职调查。知识产权调查尽职不易，做出质量和成果更难，不出差错不留遗憾只能是从业者的追求和梦想。惟其如此，总结和分享知识产权尽职调查的经验和方法，以利教学相长，尤显必要。





一、知识产权尽职调查的背景


1. 知识产权尽职调查的作用


律师工作的四个维度：咨询、辩护、谈判、评估


涉及知识产权尽职调查的主要场合：交易、争议解决、风险评估、具有导航目的之分析评议


事实发现、法律发现、经验发现


尽调成果：标的及其与外部的联系


尽调实质：发现风险、价值和机会


尽职的含义


知识产权与市场竞争





2.需要引入尽职调查的常见场合


企业重组与并购项目


境内外IPO上市


知识产权股权出资的项目


知识产权交易项目


知识产权质押的融资项目


知识产权争议


竞争风险评估


竞争情报分析





3.知识产权尽职调查的便利条件


（1）知识产权法定


知识产权的种类必须由法律设定


知识产权的内容必须由法律设定


知识产权保护的程度由法律设定





（2）知识产权公示


国家知识产权局专利数据库


国家商标局商标数据库


中国版权保护中心著作权登记数据库


中国互联网络信息中心


工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统





二、专利尽职调查的要点





1.技术层面


技术路线


专利挖掘深度和广度


专利布局


替代技术


技术生命周期


技术创新速度


技术实施成本                                       





2.市场层面


专利估值


专利转让价值


专利质押融资


专利美誉度


牵连收益（资助或评奖）





3.法律层面


专利权属纠纷


专利权的稳定性


专利申请权与侵犯商业秘密


专利发明人是否存在与前雇主的保密和竞业禁止义务


专利侵权诉讼


专利权利要求保护范围（重点是等同替换：禁止反悔和捐献）





4.形式调查


专利的有效期限


专利费用缴纳情况


专利所有权的归属问题


专利是否被授权


专利的地域性/同族专利


专利审查档案


标准必要专利





5.实质调查


权属纠纷（职务发明、技术开发、侵权窃取、国内受让、技术进口）


许可情况（独占、排他、普通）


权利负担（质押、冻结、强制许可）


技术负担（技术实施受制于他人权利）


专利侵权诉讼


权利稳定性





二、商业秘密尽职调查的要点




1.秘密点梳理


2.核查保密制度和保密措施


3.商业秘密合法性排查


4.重点人员与前用人单位保密义务和竞业禁止义务排查


5.重点人员与现用人单位的保密义务和竞业禁止义务情况


6.涉及商业秘密的民事案件


7.涉及商业秘密的刑事案件


8.涉及商业秘密的行政案件


9.商业秘密布局


10.商业秘密估值


11.商业秘密与专利关系分析





三、商标尽职调查的要点




1.注册商标和未注册商标


2.品牌建设行为和投入


3.形式调查


注册商标的注册号


注册商标的申请人及其地址


注册商标的申请日期


注册商标的专用期限


注册商标核准注册的商标/服务及其分类（包括大类及类似群）


注册商标的续展情况


注册商标专用权的归属问题


注册商标的地域性


注册商标是否被撤销、被宣告无效、被部分宣告无效或注销





4.重要商标实质调查


商标权属


商标许可和转让


商标价值评估


商标权稳定性


防御商标


商标海外布局


商标标识


商品类别


商标规范使用情况


商标不规范使用情况


在相关公众当中的知名度和影响力


恶意抢注


潜在的和实际的商标侵权行为


潜在的和实际的涉商标的不正当竞争行为


潜在的和实际的涉品牌的不正当竞争行为





四、著作权尽职调查要点




1.作品及作品形式


2.作者及创作过程


3.著作权权属情况及著作权的转移和受让


4.人身权中的署名权和发表权


5.许可情况


6.难点：邻接权（出版者权、表演者权、录制者权、播放者权）





五、域名尽职调查要点




1.中国域名或国际域名


2.注册情况


3.缴费情况


4.域名与网站备案（工信部备案、icp备案和公安备案）


5.域名纠纷


6.域名估值





五、如何处理调查过程中发现的风险和机会






1.基本原则


如实披露


解决方案


风险评估


价值评估


利用机会





2.风险和机会


针对知识产权合同风险


知识产权侵权纠纷


智力成果缺乏保护的风险


知识产权缺乏合理布局的风险


知识产权缺乏充分挖掘的风险


知识产权被低估


知识产权有可能成为行业标准


知识产权可能对他人上市构成威胁


知识产权可能为他人药品注册构成威胁


知识产权可能为他人电影获得放映许可构成威胁





3.实务细节


对于保护期即将届满的知识产权，可建议客户要求目标公司进行续展；对于不可续展的知识产权，应建议客户相应降低知识产权估值。





若发现有未及时缴费的知识产权，应建议客户敦促目标公司尽快缴费。





若发现自身存在瑕疵的知识产权，应建议客户与目标公司进行沟通，协商是否需重新申请或获得其他知识产权权利人的许可/转让，并相应降低知识产权估值。





若知识产权受限于他人权利，则需建议客户促使目标公司获得权利人的许可/转让、并遵守权利人的相应要求。





对于跨国交易，若目标公司的知识产权在某目标地域不受保护，应建议客户促使尽快着手在该地域申请商标、专利等。





对于核心资产是知识产权的企业，应建议客户促使目标公司尽快要求其完成全面知识产权规划和知识产权管理制度的完善。





对于已经出现知识产权纠纷的企业，应建议客户合理设定本次交易方式，规避既有风险。





预估合作关系形成后，我方应提前或继续做的工作和成本支出。





六、调查结果与后续工作的衔接




1.出具调查报告


确保涉及交易、争议或评估的标的已经盘点、定义清楚


通过调查发现交易模式、法律判断、价值判断的相关要素


确保重要知识产权项目和要素有合法证据支持


跨国的项目要考虑国际视野和国际公约


充分披露本次尽职调查的局限


提出的解决方案必须有充足的法律根据


充分关注尽调开始到项目终结过程中的变化


不能解决的风险或问题要说明理由


保密义务


2.灵活运用相对方的陈述、保证和承诺


提供的知识产权信息完整、真实、准确，不存在重大遗漏或虚假陈述


对知识产权有合法权利，知识产权不存在权利负担或减损事项


未隐瞒任何涉及知识产权的诉讼或其他行政调查案件


签署交易文件并完成交易不违反其与第三方签订的合同





3.根据尽调情况设定交易的先决条件和触发条款


合同生效的先决条件、支付价款的先决条件、履行其他义务的先决条件


触发回购权、触发第三方鉴定、触发违约扣款


尽职调查结果与诚意金处置


保密义务与退还诚意金