前美专局审查员揭秘：在美药物专利申请潜规则

langyue

针对美国药物专利撰写、申请、答复过程中的诸多实务问题，前美国专利局审查员、计算机生物医学博士、摩根法律事务所律师李建宏先生 (Matthew Lee) 根据美国专利申请特点，从审查员角度出发，结合具体案例与统计数据，做出了详细解答，帮助学员提高美国药物专利申请效率。

Q1：目前我们收到了美国专利局的不满足单一性的 (non-unityrestriction notice)，需要选择其中一个发明以及一个下位概念 (species)。如果不太同意审查员的认定，需要在回复中提出比较好，还是提分案申请比较好？

☞ 跟审查员抗议？浪费时间！

如果遇到审查员提出缺乏单一性 (lack of unity) 或是限制要求(restrictionrequirement)，一般建议是不用浪费时间跟审查员抗议这种程序上的小节。因为限制要求(restriction requirement) 的法律基础是检索负担 (search burden)，也就是说审查员认为会造成文件搜索上的负担，这个你是没有办法跟审查员讲的清楚的。

你如果跟专利审查员抗争，99%会失败，结果还是回到原点，虽然一个专利被分成几个分案，会多花一点申请费用，可是因为是审查员主动提出需要切割的，当你审请分案 (divisional) 时，专利局就不会以在先申请作为在先技术 (priorart)，以重复专利 (double patent) 为由驳回。相对的，如果是申请人自己主动提出分案(divisional) 申请，那么专利局很可能以重复专利 (doublepatent) 为理由，驳回申请。

如果审查员认为被切割的几个小组里，有的权利要求 (claim) 是共通的上位权利要求 (generic claim)，那么当这个上位权利要求 (generic claim) 被通过的时候，另外没有被选择的发明组都会被加回来。就算是没有上位权利要求 (generic claim)，也别忙着马上申请分案。等母案开始审理后，会对审查员的论点比较了解，当母案件发展到审查员认为可以通过的时候再来申请分案，那时审查员对整个案子已经很清楚了清出，子案子也能高很有效率地过关。

langyue

Q2：该申请为一个母案申请 (parent application) 的加快审查提出的申请，那么分案需要现在提出，还是在母案审查时提出也可以？

☞ 不妨等到母案通过！

在这里我假设 “加快审查” 是指最新的优先审查(track one) 的机制，而不是传统的“加速审查 (acceleratedexamination)“的机制。 在这个机制下，子案也可以要求优先审查，或是正常的非加速申请。与上相同，我个人建议等母案审请通过时再提分案申请，整体会更高效。

有关下位概念的选择 (election of species)，应付的策略跟限制要求(restriction requirement) 是一样的。那些有上位权利要求 (genericclaim)的下位概念不妨等到母案通过时再做决定。很可能母案子的上位权利要求被通过了，所有相关的下位概念都会被加回来。

但是如果没有上位权利要求，那么我们知道没有被选的下位概念都不可能会被加回来。在这种情况下，如果其他下位概念之间的相连性不高，不会引用到相同的文献，那么可以考虑直接申请分案。如果两者之间的关联性比较明显，可以等到母案通过的时候再来申请分案。

langyue

Q3：在美国存在特殊的“潜水艇”专利，特别在生物蛋白药领域有不少这种案例，最近的有依那西普，其专利保护期一直到2028年。今后是否可能还会有已上市药物的“潜水艇”专利冒出？为什么这些专利可以不断的提交分案拖延？申请人在专利申请的时候采用了什么策略？

☞ 传统的“潜水艇”专利已经行不通了！

1995 年专利的有效期从 17 年改 20 年。 这一项改变是针对 “潜水艇”专利的问题而设。理论上，95 年后申请的专利已经不可能成为 “潜水艇” 专利。你所提到的依那西普 (etanercept) 8,063,182 是 1995 年申请的，一直拖到 1999 年才通过，有效日期从 99 年算起 17 年，所以才会变成到2028 年还有效。像这一类专利以后出现的机率已经越来越小。以下数据依据年分显示浮出水面的”潜水艇”专利，这些专利都是 95 年申请，到05 年后才浮出水面。

传统的”潜水艇”专利策略已经行不通了。至于生物制剂 (biologics) 跟生物仿制药(biosimilars) 有什么方法可以延续专利权，这是一个目前还在发展中的课题。因为生物制剂 (biologics) 不同于小分子合成药物，食管局方面也没有“橙皮书”(”orange book”) 相关的规定，虽然在2010 年通过的 BPCIA 法规理论上要对生物制剂 (biologics) 专利的应用提出准则，可 BPCIA 有关专利的条文如何诠释目前还在打官司，在这个法规明朗化之前，专利保护策略只能在大原则上抓住要点，基本上与我课堂上所讲的 7 大类专利分析法相同。（小编：课程视频请点击文末下方“阅读原文”）

langyue

Q4：请问美国对最佳实施方式 (best mode) 有什么要求？

美国对最佳实施方式唯一的要求是在专利说明书的本文里有所描述，甚至不需要指出哪一个是最佳实施方式。如果你有一万个类似的有效成分，其中一个特别好，你只要把这个有效成分也列举在内就行，无需特指。

Q5：据我所知，按AIA，最佳实施方式似乎无法作为无效专利的理由。请问如果专利申请中不记载最佳实施方式会有什么不利后果？比如申请了测试了100个化合物，发现其中1个化合物的效果特别好，为了延长专利保护期，他隐藏了这个化合物，后期再申请，这样可以吗？

☞ 建议不要在这些小细节上造成漏洞！

我们来看个案：例如你的发现是 R-COOH 作为某药物有效成分。其中 R = NH2 特别有效。如果整个 R-COOH 都是新的，也就是说你的上位权利要求是可以拿到专利的，那么你那个特别有效的成分可以在后期独自申请一个专利。你的风险是 R = NH2 可能被专利局认为是显而易见的。

再者，如果你想先用 NH2-COOH 并且把它当作是商业机密来保护，等到你觉得市场成熟了再来申请专利，那么一别人很可能会破解你的有效成分，抢先申请了专利，二者当你想申请专利的时候，你之前的商业行为也可能成为在先技术。

因此，我个人的建议是：不需要在这个小节上造成漏洞。药物市场不是一般的消费市场。它的保护与市场营销除了专利以外还有 FDA 及其他许多的考虑。真正要考虑的事，不是要不要隐瞒最佳实施方式，而是在专利与商业机密中做一个取舍。

langyue

Q6：如何查美国专利的许可信息？美国的专利许可通常不备案吗？

☞ 理论上是要在专利局登记的

专利许可等于是把专利所有权过户给人家，所以它跟专利转让 (assignment) 是相同，应该是要在专利局登记的。但是很多公司其实并没有严格遵守，尤其是专利自用而非准备转让授权的公司，因此，美国专利局的专利转让数据库可靠程度并不高。不过如果你是善意第三者，你要买一个专利，查了专利局的资料后认为卖方是目前的专利持有人，那么就算卖方之前已经先卖给老王了，但是由于老王没有登记，那么在你买了之后并在三个月内在专利局登记，那老王以后也不能再跑来跟你说专利是他的。

相反的，因为许可只是一个专利持有人跟你之间不诉讼的合约，并不是专利权的过户转让行为，美国并没有要求许可必须公开登录，也几乎没有公司愿意主动公开登录他们所签的许可。因此这方面的信息是无法在官方取得的。

langyue

Q7：美国的“橙皮书” orangebook中的专利，不同专利的专利权人，是否都应是原研公司（将该药开发上市的公司）？类似地，欧洲SPC补充保护，是否要求申请人须为原研？

☞ 这不一定，且SOC跟orange book 不是一个概念

“橙皮书” orange book 列出所有经FDA认证药效及安全性通过标准的药物，同时每项药物列举所有保护该药物成分以及使用方法的专利。这些专利是药物认证申请人在新药申请中在申请书 (NDA or ANDA applicant) 上提出的。并不一定都是原研公司。例如说A 公司可能是有效成分 x 的原研公司拥有专利 y 来保护 x，B 公司可能是跟 A 公购买了专利或授权了专利然后申请 NDA 的公司。这时 B 公司就会把专利 y 放在申请书上要求 FDA 把它列到“橙皮书”上。

SPC 跟“橙皮书”不是一个概念。SPC 比较像美国的PTE (patent term extension)。它主要是为了弥补因临床实验等法规所造成专利持有人进入市场的延宥。SPC只能颁给专利持有人，而不是被许可方。

langyue

Q8：美国仿制药PIV专利挑战，取得180天独占期的条件，是否是得首个/首批获得专利胜诉？

☞ 不一定要胜诉

只要是第一个申请专利挑战 (PIV) 的 ANDA，就有资格得到180 天的独占权。但是如果在法定的情况之下申请者无法完成药物上市，申请者将失去 180 天独占权。这些情况包括如在三十月之内无法完成 FDA 认证，或是在法院宣布最终判决、和解等等。

Q9：关于药品制备方法及分析方法的可专利性以及如何撰写可获得更好的实际保护（虽然老师也说了方法类专利不易获得保有效保护），可以的话请老师结合实际案例给再介绍下。

这里最主要的障碍是美国专利法 35 USC 101，对于自然法则不给予专利保护，以免造成基本知识的垄断而影响科技的进步。 所以，专利的权利要求:撰写要领主要是避免”垄断”自然法则。如能把权利要求跟实际应用绑在一起而不只是描述发明所依据的自然法则，便可突破这一关卡。

以 5,747,282 为例：

联邦巡回法院 (Federal Circuit) 认为，虽然这个检验方法依据 BRCA1基因跟乳腺癌的自然关系，但是它的步骤里要求以细胞培育技术来测试化合物是否为抗乳癌有效成分。这个方法体现了足够的人为步骤，因此突破了 101 的屏障。

事实上这是一个很复杂的问题，基本的原则还得要依据个案逐个分析。如果同学有遇到这类实际案子，还是建议跟美国当地对这方面案例有经验的律师事务所合作。摩根事务所在这方面有很不错的成绩。